坤源衡泰承办3起案件入选重庆法院2018年知识产权司法保护典型案例

近日，重庆市高级人民法院召开新闻发布会，发布重庆法院2018年知识产权司法保护状况白皮书及知识产权司法保护典型案例。重庆法院紧紧围绕“司法为民、公正司法”工作主线，稳抓执法办案，受理案件数量连续三年位居西部地区第一，审结了一系列具有重大影响的知识产权纠纷，成功打造了一批具有指导意义的典型案例，知识产权司法保护示范效应进一步突显。坤源衡泰律师事务所律师承办的3起案件入选重庆法院2018年知识产权司法保护典型案例。

（2017）渝05民初1528号

（2018）渝民终234号

  在建设工程设计活动中，如果原设计单位向建设单位提交了设计图且没有证据证明其违约的情况下，建设单位另行与后设计单位签订工程设计合同，并将原设计图提供给后设计单位，后设计单位完成的设计图与原设计图实质相同时，不能视为建设单位在约定工程项目范围内对图纸作品的继续使用，其行为侵犯了原设计单位的著作权。

  根据《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》第十七条，在委托作品著作权属于受托人的情形下，委托人可以在合同约定或委托创作的特定目的范围内使用作品，但如何确定该使用范围却不无争议。尤其是在委托设计建设工程施工图的情况下，常常存在建设单位与原设计单位因履行合同产生争议并解除合同的情形，建设单位因招标、施工及验收等都离不开工程设计图，往往另行委托其他设计单位进行工程设计，建设单位及后设计单位是否系在约定工程项目内使用原设计图纸值得研究。

  2016年6月，同方公司与石柱建委签订《县城夜景灯饰建设项目设计合同》，约定同方公司为项目的设计单位，承担该项目设计任务，同方公司后向石柱建委提交了设计图纸。2017年4月19日，石柱建委明确裕兴公司为前述项目业主，并委托裕兴公司与同方公司进行设计任务的往来以及支付设计费用。2017年7月23日，石柱建委向同方公司发出《解除合同通知书》，称同方公司虽履行了部分设计服务，但未根据修改意见修改到位，通知解除双方签订的《县城夜景灯饰建设项目设计合同》。2017年8月3日，裕兴公司与重庆市设计院签订了《建设工程设计合同（一）》，将原建设项目委托重庆市设计院进行设计，并将同方公司的设计图交与重庆市设计院。其后，项目方将重庆市设计院设计的施工图进行项目施工招投标。同方公司起诉认为重庆市设计院侵犯其著作权，要求停止侵权并赔偿损失。

  一审法院认为：重庆市设计院侵犯了同方公司的著作权，判决重庆市设计院停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计43.7万元。重庆市设计院不服一审判决，提起上诉。

二审法院认为：

  一、以合同约定方式决定著作权的归属时，约定应当明确、具体，否则著作权应属于受托人。本案中涉案合同并未对设计作品的著作权明确约定；同时，从合同的主要内容及履行情况看，即使合同明确约定了设计成果的著作权归委托人所有，但在委托人未履行给付义务时，著作权仍应由受托人享有，故涉案图纸的著作权应归同方公司。二、根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条“委托人在约定的使用范围内享有使用作品的权利；双方没有约定使用作品范围的，委托人可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品”的规定，基于委托创作合同的性质和建设工程设计合同的目的，石柱建委作为委托人可以在合同约定的工程项目上使用同方公司设计，如利用设计图进行施工、竣工验收，根据工程项目的变化对原有的设计图进行必要的修改等。但本案中，石柱建委是认为同方公司的设计不符合合同约定才与其解除合同，并与重庆市设计院签订新的设计合同，由重庆市设计院另行负责施工图设计。在此情形下，重庆市设计院理应独立进行创作、设计，但其设计图纸却与同方公司的设计图纸构成实质性相似。如果将设计院的行为视为石柱建委或裕兴公司在工程项目范围内的使用行为，则对同方公司不公平。也正是如此，本案与（2016）最高法民再336号案件并不相似。（2016）最高法民再336号案件中，全部工程设计已完成且绝大部分工程已经竣工，在原设计单位不配合进行主体基础工程验收的情况下，发包人与新设计单位签订设计合同，新设计单位按照合同及发包人的要求，根据工程建设实际情况复制、修改施工设计图纸，并以设计单位名义出具设计图纸用于报审、验收。两个案件中的发包人与后设计单位签订合同的背景、合同的目的、内容均不相同，不能参照适用。据此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

（2017）渝05民初1031号

（2018）渝民终281号

  商标法领域的描述性词汇是指仅仅或者主要是直接描述、说明商品的属性或特点的词语。判断文字商标是否属于某种商品的描述性词汇，通常需要考虑如下因素：（1）该词汇的词典含义；（2）该词汇被用以描述涉案商品的实际使用情况；（3）普通消费者将该词汇与涉案商品属性或特点联系起来的难易程度；（4）竞争者用该词汇描述涉案商品的必要性。

  商标显著性的判断具有主观性，为维护裁判标准的客观化和确定性，需要通过实践积累不断总结归纳一些具体的区分和判断标准。本案例在借鉴域外法院区分描述性商标与暗示性商标的裁判标准的基础上，结合我国商标法及司法解释的具体规定，提炼了四项判断标准，对司法实践中统一暗示性商标与描述性商标区分标准作了有益探索，该案件裁判也取得了较好的社会效果。

  2011年3月18日，邓世华注册成立渝中区大坪丝丝馒头经营部，生产销售丝丝馒头，在消费者中享有一定的口碑。2012年11月28日，邓世华经申请获得第9780194号“金丝”文字注册商标，核定使用商品为第30类，包括糕点、包子、面包、花卷、馒头、大饼、面粉制品、以谷物为主的零食小吃。邓世华对金丝牌馒头进行了一定的宣传并对外进行商标授权许可使用。

  黄陈包子铺成立于2016年2月1日，系个体工商户，其在店内售卖与普通花卷外形相似、颜色呈黄色、表层盘绕窄条状纹理的馒头，并在该店面点餐墙面上所挂菜单及收银小票中使用 “金丝馒头”字样。邓世华起诉认为黄陈包子铺侵犯其注册商标专用权。

  黄陈包子铺提供的证据显示，早在“金丝”商标注册前，相关书籍中有“金丝烧麦”“金丝包”“金丝蛋糕”等面食称谓的记载。

  邓世华曾于2011年8月26日申请“馒头‘金丝’”外观设计专利，其专利文件中载明：“该外观设计由南瓜汁和面产生出独特的金黄色彩，并经手工盘绕出金丝状，具有独特美感”。2012年12月25日，专利复审委宣告该外观设计专利权无效，理由是与他人的在先“花卷”外观设计基本相同。

  一审法院认为：“金丝”是对颜色为金色、形状呈丝的面食制品外观的客观描述，黄陈包子铺将“金丝馒头”作为区别于一般馒头的一种特定馒头销售，是以“金丝”作为对此种特定馒头性状的描述，而非作为“金丝”商标之下的馒头，此处“金丝”不具有识别商品来源功能，是非商标性使用。故一审法院认为黄陈包子铺不构成商标侵权，判决驳回邓世华的诉讼请求。邓世华不服一审判决，提起上诉。

  二审法院认为：商标法意义上的描述性词汇是指仅仅或者主要是直接描述、说明特定商品的属性或特征的词语。虽然相关书籍资料显示，现实生活中存在以“金丝”为前缀的面点食品，比如“金丝烧麦”“金丝饺”“金丝面”“金丝饼”“金丝卷”等，但是均未指向馒头这一特定商品，不能证明“金丝”属于对馒头的描述性词汇。

  而且，描述性词汇要求对商品属性或特点的描述达到一定的普遍性，个别性使用案例不足以证明某一词语构成特定商品的常规描述性词汇。一个词汇通常有多层含义，而且通过比喻、暗示等手法，词汇还可能衍生出更多的含义和用法。如果不加以必要的限制，则大多数词语均可解释为商标法中的描述性词汇。文字商标一旦被认定为某种商品的描述性词汇，其商标权的效力范围会受到较大限制，这将极大影响其商标权的稳定性。

  黄陈包子铺虽然没有突出使用“金丝”一词，而是将“金丝馒头”作为一种商品名称在使用，但是根据《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为”之规定，直接将注册商标作为商品名称使用的行为，也容易使公众误认为与商标权人有某种联系，并可能导致商标的显著性被淡化，削弱商标权人与商标的联系，因此，二审法院认为，黄陈包子铺使用“金丝馒头”字样的行为不具有正当性，构成《商标法》第五十七条第二项规定的商标侵权行为。遂撤销一审判决，改判支持原告的诉讼请求。

（2016）渝0112民初9726号

（2017）渝01民终3926号

  商品装潢与注册商标均具备区别商品来源的标识性作用。通常情况下，商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的商品装潢，不能再享有商品装潢相关权益，否则将导致消费者混淆。但如果基于历史原因，商品装潢与注册商标分属于不同的主体，两者在长期使用过程中形成了共存的状态，在商品装潢具有较高知名度的情况下，该商品装潢可以受到反不正当竞争法的保护。

  商品装潢与注册商标均属于商业标识，商品装潢经使用具有一定知名度后受反不正当竞争法保护，注册商标受商标法保护。一般而言，当近似商标与商品装潢分属不同主体，且使用在类似商品或服务上时，二者不能并存，否则将引起消费者混淆。但是，如果基于历史原因，两者已经形成长期共存的状态，此时应该如何认识这个问题，本案对此给出了答案。

  重庆天厨味精厂原名重庆天原味精厂，于1940年12月建成投产，2009年3月16日，股权转制后更名为重庆天厨天雁公司，与上海天厨味精厂同为吴蕴初早年创办的天厨味精厂演变而来。鉴于此渊源，上海天厨味精厂与重庆天厨味精厂于1992年12月达成协议，在味精产品上均可使用“佛手”牌文字商标和“黄色镶边的椭圆形图案，蓝色为底色，椭圆形图案由白色枝干和黄色梅花包围，底部白色叶片为底座陪衬”的图形商标（商标权由上海天厨味精厂享有）。另外，证据显示，至少从1989年7月31日起，重庆天厨天雁公司在自己生产的80%粉料味精上使用与上述图形商标近似的包装装潢。

  成都天厨公司成立于2009年5月8日，该公司生产销售的味精包装上有黄色镶边的椭圆形图案，蓝色或蓝紫色为底色，椭圆形图案两边分别有两个白色枝干和黄色麦穗，底部为白色的叶片。双骄经营部及刘琼销售了成都天厨公司生产的味精。

  重庆天厨天雁公司认为成都天厨公司在味精产品上使用近似包装装潢和在企业名称中使用“天厨”二字属于不正当竞争行为，遂诉至法院。

  一审法院支持了重庆天厨天雁公司的诉讼请求，判决成都天厨公司立即停止使用近似包装装潢、赔偿经济损失并停止使用含有“天厨”字样的企业名称。成都天厨公司不服一审判决，提起上诉。

  二审法院认为：就包装装潢而言，通常情形下，包装装潢中的主要部分被他人申请注册为商标后，该包装装潢不应当再获得反不正当竞争法的保护，原因在于反不正当竞争法对于包装装潢的保护本质上是对未注册商标的保护，相对于商标法对注册商标的保护而言具有补充性。商标核准注册后即具有专用权，如再允许其他主体在类似商品上享有近似包装装潢的相关权益，则会造成市场混淆。但是在本案中，将涉案包装装潢的主要部分注册为商标的上海天厨味精厂与重庆天厨天雁公司具有历史渊源，双方签订的协议可以看作是一种商标许可，是基于特定历史背景下的商标共存行为，重庆天厨天雁公司主张包装装潢权利就具有了一定的合理性。因此，成都天厨公司在相同商品上使用了与涉案包装装潢近似的包装装潢，足以使相关消费者对两者的来源发生混淆，产生误认，其行为构成不正当竞争。

  就企业名称而言，从天眼查网站的查询结果来看，自1994年至今，在全国范围内以“天厨”作为字号使用的企业有8000多家，其中餐饮类企业有1800余家，与调味有关的企业有90余家，在四川省范围内以“天厨”作为字号使用的企业有300余家，另外，以“天厨”或 “天厨”字样为核心的注册商标已达120余项。由此可知，“天厨”作为字号或注册商标已被相关经营者广泛使用于餐饮、食品及调味品行业。二审法院认为，在先企业名称固有的显著性和知名度越强，其保护力度和保护范围越大，在后使用人的避让义务就越高；在先企业名称中的字号被其他经营者使用得越多，该字号就越处于公有领域，在先企业名称的使用人对该字号的控制力度就越低，在后使用人的避让义务也就越低。由于现有证据不能证明成都天厨公司在其企业名称登记之时具有搭重庆天厨天雁公司便车的故意，且其在产品上是以“成都天厨”的字样在使用企业字号，不足以引起相关公众误认为是重庆天厨天雁公司的产品，故二审法院认为成都天厨公司可以继续使用自己的企业字号，并对一审判决进行了相应变更。

  本所知识产权法律实务中心专注于知识产权申请、诉讼、管理及涉外知识产权贸易等相关业务领域。中心现有十余位律师，由高级合伙人和知识产权专家学者领队，中心律师均为硕士以上学历，拥有近10名博士，教授、博导2人。中心部分律师具有专利、商标、版权代理资格，先后荣获国家知识产权局“全国知识产权领军人才”、“全国知识产权维权援助优秀合作专家”、“百千万人才工程第一层次人才”、“国家知识产权战略专家库专家”、“国家知识产权局专家库专家”，商务部“企业知识产权海外维权援助中心专家”等荣誉。中心律师已出版法学专著数部，发表学术论文、实务文章百余篇。